案情簡介

爭議商標為第36012722號“圖片”商標，由被申請人廣州刺頭信息科技有限公司在2019年01月18日申請于第42類“技術研究；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）”等服務上。“iconfont.cn”為阿里巴巴于2014年上線的矢量圖標管理、交流平臺，爭議商標申請日前，阿里巴巴方未就“iconfont”申請商標。我司接受委托后，通過對案件的分析，選擇適用《商標法》第三十二條，主張“iconfont”標志經阿里巴巴方在先使用并具有一定影響、爭議商標構成對“iconfont”標志的搶注，最終國知局對爭議商標宣告無效。

案例評述

本案中，圍繞《商標法》第三十二條“申請商標注冊...，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的適用要件，有三大難點：

難點之一：如何證明“iconfont”標志“已經使用并有一定影響”

“iconfont.cn”為專業的矢量圖標管理、交流平臺，主要面向網頁設計師、產品開發者等群體，較為小眾、知名度局限于部分群體內，基本沒有主流媒體進行報道，難以通過常規的媒體報道、獲獎情況等論證其知名度。

難點之二：如何證明爭議商標系“以不正當手段”搶先注冊

被申請人廣州刺頭信息科技有限公司僅申請20件商標，且并非全系摹仿他人品牌，與阿里巴巴亦無直接合作關系、或明顯為同行業經營者。

難點之三：如何說明爭議商標指定使用服務與“iconfont.cn”使用的服務構成同一種或類似服務

爭議商標指定使用服務為“4209,(1)技術研究；4220,把有形的數據或文件轉換成電子媒體；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換(非有形轉換)；文檔數字化(掃描)；軟件即服務(SaaS)；信息技術咨詢服務；4227,(1)平面美術設計；(3)筆跡分析(筆跡學)；(1)廣告宣傳材料的平面設計”，“iconfont.cn”為矢量圖標平臺，如何證明該平臺提供的服務與上述服務構成同一種或類似服務。

針對上述三個難點，我司做了以下處理：

對于如何證明“iconfont”標志“已經使用并有一定影響”的問題，考慮到“iconfont.cn”較為專業、小眾，面向的群體多為網頁設計師、產品開發者等，主流媒體報道較少，我們將“相關公眾”的范圍鎖定為該群體，并通過查詢網頁設計等領域內的知識分享平臺（如博客園、CSDN、SegmentFault思否、慕課網等）對“iconfont.cn”的推薦文章及閱讀量（選取的文章單篇閱讀量均過萬、最高有18萬+），以及微信公眾號、知乎、微博等平臺的相關推薦、討論，還有《福建電腦》《計算機與網絡》等期刊刊登的提及“iconfont.cn”的文章，以證明“iconfont.cn”在該領域內的相關公眾中已具有一定知名度。

對于如何證明爭議商標系“以不正當手段”搶先注冊的問題，我們通過三個方面論述被申請人對“iconfont.cn”屬于“明知應知”：

首先，我方發現被申請人開發有“代言寶”產品，產品形式為在企業官網以真人視頻的方式提供產品介紹以吸引瀏覽者的注意，據此主張其實為商家營銷工具，而申請人一方亦為商家提供多項營銷產品，二者屬于同行業經營者；

其次，被申請人“代言寶”官網中將申請人旗下“阿里云”列為合作伙伴，并稱其曾參展阿里云AWD2014、獲得阿里云總裁的好評，表明被申請人對申請人一方有所了解；

最后，從被申請人的商標申請情況來看，其申請了“有字庫”（全球第一中文web font服務平臺）、“web font”（即網絡字體，其存在目的在于解決特殊字體在網頁客戶端的顯示問題）等商標，其與“iconfont.cn”同屬于為網頁設計師、產品開發者等群體提供的旨在解決字體、圖標等在網頁環境下顯示問題的專業性網站，表明被申請人對該領域有著充分了解，能夠知曉已為該領域相關公眾廣泛推薦的“iconfont.cn”網站。

對于如何說明爭議商標指定使用服務與“iconfont”使用的服務構成同一種或類似服務的問題，我方主張，“iconfont.cn”作為矢量圖標管理、交流平臺，為用戶提供在線圖標檢索、下載、上傳及項目圖標管理等服務，其核心功能之一即允許用戶自行上傳圖標等資源，審核后可為其他用戶訪問、下載使用。在這一過程中，“iconfont.cn”提供了“電子數據存儲”服務。此外，用戶上傳圖標時通常須采用SVG格式，而當其他用戶下載時，則有其他多種格式可供下載，“iconfont.cn”為此提供了“計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）”服務。上述服務與爭議商標指定使用的4220群組相關服務構成同一種。此外，“iconfont.cn”平臺幫助設計師等群體進行設計工作，與爭議商標指定使用的“平面美術設計；筆跡分析（筆跡學）；廣告宣傳材料的平面設計”等服務具有較大關聯；爭議商標指定使用的“技術研究”服務雖不直接由“iconfont.cn”網站提供，但在為用戶提供矢量圖標服務的過程中，也需要順應當下技術發展，時時更新網站所用技術，與上述服務亦有較大關聯。本案中，國知局應當是綜合考慮了我方主張的“iconfont.cn”在相關公眾中已有一定影響力、被申請人屬于同行業經營者在明知應知情形下惡意搶注等因素，認定爭議商標指定使用服務與“iconfont.cn”使用的服務均構成同一種或類似服務。

本案的意義在于通過準確界定行業準入門檻較高的“相關公眾”，并查找、篩選該領域內較為權威的網站相關討論、推薦文章等，論證其已在“相關公眾”中“已經使用并有一定影響”。此外，通過對該網站所提供服務的分析，關聯至爭議商標指定使用的服務，并從被申請人的業務情況、宣傳情況、商標申請情況等著手論證其屬于“明知應知”情形、未予合理避讓屬于不正當搶注，最終對爭議商標指定使用的全部服務均予以無效宣告。